はじめに

会社の製品やサービスが他社の特許権を侵害した場合、通常、損害賠償責任を負うのは会社です。しかし、会社に十分な資力がない場合や、取締役個人も被告とすることで交渉を有利に進められると特許権者が考えた場合には、会社と併せて取締役個人に対する請求が行われることがあります。

取締役は、自ら製品を製造・販売していないとしても、特許侵害の可能性を認識しながら、必要な調査や対応をせずに事業を継続したと評価されれば、会社法上の任務懈怠責任等を問われる可能性があります。

今回の勘所

責任判断のポイントとして重要なのは、結果的に特許侵害が認められたかだけではなく、取締役が疑義を認識した後、どのような検討と対応を行ったかです。

例えば、警告書を受領した場合や、社内外から侵害の可能性を指摘された場合には、対象特許の請求項と自社製品を比較し、特許を充足するか、特許に無効理由がないかを具体的に検討する必要があります。その上で、取引の継続、設計変更、販売停止、ライセンス交渉等の選択肢を比較し、判断過程を記録しておくことが重要です。

裁判例から得られる示唆

生海苔異物分離除去装置事件では、取締役が特許侵害のおそれが高いことを認識しながら、中立的な専門家の意見を聴取するなどの検討をせず、取引を継続したことが、個人責任を認める事情とされました。

また、二酸化炭素含有組成物事件では、弁護士・弁理士による非侵害の説明が存在したにもかかわらず、取締役の責任が認められました。もっとも、この事案では、説明の具体的根拠が明らかでなく、訴訟直前に取引先の不安を抑える目的で作成され、実際の経営判断に十分活用されていなかったことが重視されています。したがって、専門家意見の取得自体が無意味なのではなく、形式的な「お守り」では足りないということです。

まとめ

取締役の個人責任を避けるためには、侵害の疑義が生じた初期段階で、弁護士・弁理士等に相談し、非充足又は特許無効の具体的根拠を記載した見解書を取得することが有用です。さらに、その見解を取締役会等で検討し、設計変更やライセンス取得を含む対応策を比較した記録を残すことが重要です。

 専門家意見は、結論だけでなく、その根拠と検討過程が具体的であり、実際の経営判断に反映されて初めて、取締役が合理的な注意を尽くしたことを示す資料となります。